Использование измененного обозначения

Кейс по использованию измененного обозначения

Компания развивается, а с ней меняется и ее логотип. При этом объем изменений может быть совершенно разным: от улучшения качества картинки (в связи с появлением новых технологий) до полного изменения, когда остается только суть (например, тоже слово, но используются другой шрифт, цвет, добавляются/исключаются изобразительные объекты и пр.).

Таким образом, после регистрации товарного знака (а иногда и во время регистрации, поскольку данный процесс длится 1,5 года), в процессе использования, товарный знак может сильно видоизмениться.

Как известно, действующее законодательство гласит, что охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если товарный знак не используется непрерывно в течение 3х лет.

В связи с этим, достаточно остро стоят следующие вопросы: будет ли считаться использованием товарного знака его видоизмененный вариант? Существуют ли какие-либо ограничения по изменению знака?

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

За ответами на эти вопросы обратимся к решению суда по делу № СИП-335/2017. В указанном деле, компания успешно досрочно прекратила охрану товарных знаков предпринимателя, поскольку он не смогу доказать их использование.

Так, суды обеих инстанций признали, что использование обозначения в переводе (т.е. на другом языке, чем он зарегистрирован) является существенным изменением. Также зарегистрированный знак являлся комбинированным, однако использование в доменном имени и адресе электронной почты осуществлялось только по словесному элементу, а в оттиске печати компании присутствовал только изобразительный элемент. Следовательно, такое использование не может приравниваться к использованию зарегистрированного обозначения.

Таким образом, суд еще раз подтвердил, что допускается внесение только незначительных изменений в товарный знак, касающихся его отдельных элементов и не меняющих его суть. В противном случае, использование существенно видоизмененного обозначения НЕ приравнивается к использованию товарного знака и, как следствие, может привести к потере права на него.

Если вы планируете внести изменения в регистрируемое обозначение, рекомендуем проконсультироваться со специалистом по регистрации товарных знаков. Поскольку в большинстве случаев, выход из ситуации только один – своевременно подать новую заявку на регистрацию видоизмененного обозначения, потому как только данный вариант обеспечит полноценную охрану вашему знаку.

Основные доводы в пользу удовлетворения иска из Постановления Президиума СИП от 21.05.2018 г. по делу № СИП-335/2017:

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых 3х лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался (п.1 ст.1486 ГК РФ).

2. К заинтересованным лицам могут быть отнесены, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

3. Для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака его правообладателем, следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:
- использование правообладателем товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;
- обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

4. Представленные документы не подтверждают использование зарегистрированного комбинированного товарного знака, поскольку используемое компанией обозначение существенно отличается от зарегистрированного знака:
- в оттисках печатей использован только изобразительный элемент, в то время как частью товарного знака, значительно влияющей на его общее восприятие, является словесный элемент «SIBENERGOMASH»;
- в доменном имени и адресе электронной почты, использован один лишь словесный элемент «SIBENERGOMASH», что не является использованием спорного товарного знака, с учетом наличия в его составе изобразительного элемента, образующего комбинацию со словесным элементом.
Таким образом, представленные предпринимателем доказательства относятся к иному, по существу, обозначению, нежели зарегистрированному товарному знаку.

5. В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается в том числе использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При этом использование обозначения на ином языке меняет существо знака.

Таким образом, использование словесного элемента «СИБЭНЕРГОМАШ» («русской версии» зарегистрированного обозначения) не является использованием спорного товарного знака.