Есть вопрос?
Юридическое обслуживание проектов
в сфере информационных технологий

Использование товарного знака под контролем правообладателя

1 июня

Решение по делу о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2017 г. по делу № СИП-36/2017.

Суть спора по делу

Общество обратилось в суд с заявлением к правообладателю о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания в отношении услуг 36го класса «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» вследствие его неиспользования.

Заявитель считал, что правообладатель должен доказать не только сам факт осуществления деятельности с использованием спорного знака, но и соответствие этой деятельности требованиям законодательства. Поскольку (1) договор франчайзинга (коммерческой концессии) не был зарегистрирован в Роспатенте, (2) договор заключен в нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности, Общество настаивало на досрочном прекращении охраны знака.

Правообладатель настаивал на отказе в удовлетворении иска, поскольку хотя он и был исключен из реестра микрофинансовых организаций и микрофинансовую деятельность не осуществляет, самостоятельно знак обслуживания «КАПУСТА» для спорных услуг не использует, однако этот знак обслуживания используется третьими лицами под его контролем.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, в удовлетворении заявленного требования отказано.

Мотивировка решения

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, в отношении которых знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 3х лет после его государственной регистрации (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных 3х лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

2. На ответчика – правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуг) в гражданский оборот.

3. Микрофинансовой деятельностью является лишь деятельность организаций, включенных в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Следовательно, та деятельность, которую осуществляет правообладатель, микрофинансовой не является.

Операции, осуществляемые в рамках микрофинансовой деятельности, являются видом кредитно-денежных операций.

4. Учредителем и генеральным директором организации-правообладателя и организаций, которыми использовался спорный товарный знак является одно лицо, следовательно, данные общества являются аффилированными. Спорный товарный знак использовался данными организациями на договорах потребительского займа. Воля правообладателя на использование данными обществами спорного знака подтверждается также наличием договоров франчайзинга, подписанных данными организациями.

5. Предоставление права использования исключительных прав по договорам франчайзинга не прошло государственную регистрацию, в связи с чем это предоставление не может быть признано состоявшимся (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Однако это обстоятельство не исключает использование спорного знака указанными третьими лицами под контролем правообладателя, поскольку согласно п.2 ст.1486 ГК РФ такое использование как раз и осуществляется в отсутствие заключенного договора между данными лицами.

Комментарии по спору о прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования

1. Действующее законодательство разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, другими лицами по договору с правообладателем или под контролем правообладателя. Использование под контролем правообладателя предполагает отсутствие между сторонами заключенного договора на использование товарного знака.

2. Наличие договора (в т.ч. признание его действительным или заключенным) или его регистрация в Роспатенте не относятся к условиям признания факта использования товарного знака под контролем правообладателя. Однако необходимо чтобы товары под таким товарным знаком были введены в оборот по воле правообладателя.

Таким образом, охрана товарного знака не может быть досрочно прекращена, если он используется под контролем правообладателя, но правообладателю необходимо буде доказать наличие такого контроля. Во избежание подобных споров рекомендуется своевременно осуществлять государственную регистрацию договора на использование товарного знака в Роспатенте.

Товарный знак

Другие новости

Реальные кейсыГорячие новостиСтатьи по темеОтветыДля разработчиковДля дистрибьюторовДля интернет-сервисовДля веб-студийДля стартаповБаза документовРегистрация товарного знакаРегистрация программ для ЭВМСоставление договоровЮридические консультацииАбонентское обслуживаниеО проектеКонтактыКарта сайта
© ИП Селиванов В.В., 2006–2018 Правовая информация